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遭遇了專利侵權(quán)訴訟,你知道如何抗辯嗎

2021-07-12
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- 前言 -

近年來,國家在各個層面都大力提倡、鼓勵技術(shù)自主創(chuàng)新和專利維權(quán)。越來越多的企業(yè)也意識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性。隨著專利侵權(quán)訴訟案件頻發(fā),侵權(quán)訴訟的賠償額也越來越高:幾百萬、幾千萬或者上億元。高額賠償不僅影響企業(yè)的聲譽(yù),甚至?xí)绊懼行∑髽I(yè)的生存。

因此,對于企業(yè)來說,在提高自主創(chuàng)新的同時,也要做好專利侵權(quán)訴訟的策略,在專利侵權(quán)訴訟來臨時“打有準(zhǔn)備之仗”。

在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中,侵權(quán)抗辯非常重要,在制定侵權(quán)抗辯策略時,被告可以靈活使用不同的抗辯事由。目前,常用的抗辯策略為:第一、現(xiàn)有技術(shù)抗辯;第二、先用權(quán)抗辯;第三、合法來源抗辯;第四、不侵權(quán)抗辯;第五、權(quán)利用盡抗辯。

在具體案例中,被告可以主張一種或多種抗辯方式。其中,不侵權(quán)抗辯和權(quán)利用盡抗辯在案件處理過程中比較常見,筆者在此就不詳細(xì)展開。就現(xiàn)有技術(shù)抗辯、先用權(quán)抗辯、合法來源抗辯這幾種不同的抗辯方式,筆者采用結(jié)合案例的方式進(jìn)行說明。

- 探討 -

一、現(xiàn)有技術(shù)抗辯/現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯

在專利侵權(quán)糾紛中,若被告有證據(jù)證明被控方案屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的,則不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

首先,現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯所采用的證據(jù)必須要符合相關(guān)規(guī)定,這是抗辯的前提。如案號為(2020)粵民終9號的佛山市順德區(qū)貝爾萊德電器有限公司、佛山市順德區(qū)盛熙電器制造有限公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件中,被告主張現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯,提交的比對設(shè)計(jì)的專利授權(quán)公告日是2013年,而本案專利的申請日是2009年,也就是說,該比對設(shè)計(jì)并不是本案專利的現(xiàn)有設(shè)計(jì),因此,一審法院對被告的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯不予采納。也就是說,被告的現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯沒有得到法院的支持。

還需要重點(diǎn)說明的是,根據(jù)2010年1月1日起施行《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第一款的規(guī)定,認(rèn)定被告實(shí)施的技術(shù)是否屬于現(xiàn)有技術(shù)時,應(yīng)當(dāng)將“被控侵權(quán)技術(shù)特征”與“一項(xiàng)完整的技術(shù)方案”相比較,“而不是”從“多個技術(shù)方案中”抽離出個別技術(shù)特征 “相疊加”后、再將“拼湊”的技術(shù)方案與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征相比較。也就是說,被告主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯采用的現(xiàn)有技術(shù)是“一份”,而不能是“多份現(xiàn)有技術(shù)”的組合。

例如,被告可以采用證據(jù)1來主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯,但是不能采用證據(jù)1+證據(jù)2的組合來主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

又如,案號為(2019)浙02知民初46號的浙江富地機(jī)械有限公司與徐初衛(wèi)、葉素菊侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛的一審案件中,被告主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯時采用的是一份證據(jù)加其它專利證據(jù)進(jìn)行比對,最后法院認(rèn)定,在該案件中,單份現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)施的是現(xiàn)有技術(shù),因此,被告的現(xiàn)有技術(shù)抗辯主張沒有得到法院的支持。

案號為(2019)最高法知民終791號的佛山市南海區(qū)康垣五金制品廠、王新軍侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件中,被告將其摘錄的上述三個專利文獻(xiàn)中的個別技術(shù)特征“兩兩疊加”與被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案進(jìn)行比對來主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯,也不符合法律和司法解釋的規(guī)定,最終也沒有得到法院的支持。

二、先用權(quán)抗辯

專利法中規(guī)定,如下情況不視為侵權(quán):

(1)在申請日前“已經(jīng)制造”相同產(chǎn)品,或者使用相同方法,或者已經(jīng)作好制造、使用的“必要準(zhǔn)備”;

(2)僅在“原有范圍”內(nèi)繼續(xù)制造、使用。

對于前面所說的“已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備”,司法解釋中認(rèn)為對于如下情形屬于“已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備”:

(1)已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的“主要技術(shù)圖紙”或者“工藝文件”;

(2)已經(jīng)制造或者購買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的“主要設(shè)備”或者“原材料”。

根據(jù)上述法條可以看出,“先用權(quán)抗辯”是指,若被告能夠舉證證明其在原告“專利申請日(或者優(yōu)先權(quán)日)之前”已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法,或者已經(jīng)作好制造產(chǎn)品、使用方法的“必要準(zhǔn)備”,并且在“原有范圍內(nèi)”繼續(xù)制造、使用的,則不視為侵犯專利權(quán)。

如(2018)蘇民終1186號上海耐上炯五金模具廠與海門市恒遠(yuǎn)電動工具廠、海門市華翼能電動工具有限公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件中, 法院認(rèn)為被告主張的先用權(quán)成立。首先,案外人與被告2于2015年11月20日簽訂了開模合同;其次,案外人于2015年12月18日通過微信向被告1發(fā)送的模型圖,其外觀與被控產(chǎn)品(機(jī)芯)外觀相同;再次,案外人電腦內(nèi)的設(shè)計(jì)圖與其通過微信發(fā)給被告1的模型圖一致;最后,案外人還出庭作證。據(jù)此,法院認(rèn)為被告的先用權(quán)抗辯不成立的上訴主張不予支持。

(2019)蘇05知初580號艾愛克奧若口照明企業(yè)有限公司與新北區(qū)春江鑫爵車輛部件廠侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一審案件中,被告主張先用權(quán)抗辯中,提供了證據(jù)及證人,但是,雖然證人陳述被控侵權(quán)產(chǎn)品于2017年9月中旬定型,即2017年10月9日前已經(jīng)定型,定型之后就進(jìn)行了開模,但該陳述并沒有其他證據(jù)及相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙、樣品照片等予以印證,因此,法院認(rèn)為根據(jù)目前的證據(jù)及證人的陳述無法得出在涉案專利優(yōu)先權(quán)之日之前,即2017年10月9日前,被告已作好制造被控侵權(quán)產(chǎn)品的“必要準(zhǔn)備”,因此,故其主張的先用權(quán)抗辯依據(jù)不足,法院不予支持。

三、合法來源抗辯

專利法中規(guī)定了被控侵權(quán)人不賠償?shù)那闆r,被控侵權(quán)人主張合法來源抗辯成立至少需要滿足兩個條件:一是被控侵權(quán)人“不知道”其使用、或者“不知道”其許諾銷售、或者“不知道”其銷售的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品;二是被控侵權(quán)人還要能夠能證明該產(chǎn)品的“合法來源”。前面所說的“不知道”一般指“不明確”知道或者“不應(yīng)當(dāng)”知道。

如,(2019)京民終63號泊頭市同力環(huán)保熱力設(shè)備有限公司等與朱大同侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案中,被告未提交任何的諸如發(fā)票、交易款項(xiàng)的支付等證據(jù)予以證明;其次,被告對原告生產(chǎn)制造的被控侵權(quán)產(chǎn)品具有一定的注意義務(wù),但是并沒有盡到注意義務(wù)。因此,被告主張其銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源而免除賠償責(zé)任的主張,法院不予支持。

- 結(jié)語 -

目前,我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的政策與法律一直在探索中不斷完善,使知識產(chǎn)權(quán)為"大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新"提供了有力支撐,也促進(jìn)各行各業(yè)市場健康發(fā)展。因此,掌握好專利侵權(quán)訴訟的抗辯策略顯得極為重要。希望這篇文章能夠幫助企業(yè)打好“訴訟之仗”。