動態(tài)與觀點
- 引 言 -
在我國，馳名商標認定制度中“按需認定”原則的形成具有特殊的歷史背景，關(guān)于其內(nèi)涵的理解也經(jīng)歷了一個不斷調(diào)整和規(guī)范的過程，筆者希望可以通過本文簡要梳理 “按需認定”原則的形成過程、其內(nèi)涵的發(fā)展歷程，并對目前普遍適用的情形進行舉例和說明。
- 探 討 -
二、“按需認定”原則形成之前的國際及國內(nèi)馳名商標保護制度環(huán)境
對于“馳名商標”的表述最早出現(xiàn)在1925年的國際公約《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第6條之2，原文中“馳名商標”的表述為“well-known mark”，主要是為了防止在各成員國尚未獲得注冊的知名度較高的商標受到非法侵害，所以國際上最早設(shè)置“馳名商標”制度是為了給未注冊商標提供一種特殊的保護方式。當時對于未注冊馳名商標的保護僅限于商品商標，且保護范圍限于相同或類似商品上的商標。
1994年世界貿(mào)易組織的《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》將“馳名商標”的保護范圍擴大到服務商標，且原則上同樣適用于與注冊商標所標識的商品或服務不類似的商品或服務上。
1985年，我國正式加入《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，遵守其第六條之2關(guān)于“馳名商標”的規(guī)定，并由當時的國家工商行政管理總局商標局履行認定馳名商標的義務。
1996年8月14日，國家工商行政管理局頒布《馳名商標認定和管理暫行規(guī)定》，規(guī)定國家工商行政管理總局商標局是唯一有權(quán)認定馳名商標的行政機關(guān)，確立“主動認定為主，被動保護為輔”的基本原則，我國進入批量認定馳名商標階段。
2001年7月17日，最高人民法院公布《關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，首次在處理域名糾紛案件中賦予人民法院認定馳名商標的權(quán)力。
2001年12月1日正式施行的《商標法》亦在第十三條、第十四條對于馳名商標的適用及認定標準作出明確規(guī)定，并確定在商標異議案件中由商標局予以認定，在異議復審和商標爭議案件中由商標評審委員會予以認定、在商標專用權(quán)侵權(quán)工商查處案件中如果有必要，商標權(quán)人可以向商標局申請馳名認定。
2002年10月12日，最高人民法院公布《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，對于通過司法途徑認定馳名商標進一步進行了明確規(guī)定。
屆時，相應國家行政機關(guān)和法院在審查案件過程中均可以對馳名商標進行認定，我國馳名商標認定開啟行政認定和司法認定雙軌制階段，“按需認定原則”尚未走上中國馳名商標認定制度的歷史舞臺。
二、我國馳名商標認定的異化加速“按需認定”原則的確立
正如前文所述，我國馳名商標的認定最初僅能由原國家工商行政管理總局商標局進行認定，并定期公布馳名商標的認定名單。
不可否認的是，此種單軌制的認定模式在一定時期內(nèi)發(fā)揮了重要的作用，一方面保護了我們的民族產(chǎn)業(yè)，另一方面也為引入外資起到一定的促進作用。
但是長期實行的計劃經(jīng)濟體制，導致我國的消費者對于政府推介的產(chǎn)品產(chǎn)生一種盲目的熱衷和推崇，內(nèi)心會認為獲得馳名商標認定的產(chǎn)品其質(zhì)量是由國家背書或者國家認可的，加之部分地區(qū)對于“馳名商標”認定企業(yè)進行獎勵等政策的加持，大批企業(yè)開始爭先恐后的加入到馳名商標認定的大軍中；更有甚者，有的企業(yè)為了達到認馳的目的，制造虛假案件進行訴訟，使得我國馳名商標的認定一度變得十分混亂，脫離了馳名商標認定制度設(shè)立的初衷，出現(xiàn)“馳名商標認定異化”的現(xiàn)象。
為了讓馳名商標認定制度回歸正軌，我國開始通過各種措施收緊馳名商標的認定：
2003年，國家工商行政管理總局頒布《馳名商標認定和保護規(guī)定》，同時廢止《馳名商標認定和保護暫行規(guī)定》，改變以前批量認定的做法，變?yōu)椤氨粍诱J定”、“個案認定”的原則，突出對馳名商標的保護，淡化管理色彩；
2007年，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于全面加強知識產(chǎn)權(quán)審判工作為建設(shè)創(chuàng)新型國家提供司法保障的意見》第8條規(guī)定：
依法慎重認定馳名商標，凡是超出認定范圍或者不符合認定條件的案件、原告的侵權(quán)指控不能成立的案件，不得認定馳名商標；
2009年，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二條規(guī)定：
“在下列民事糾紛案件中，當事人以商標馳名作為事實根據(jù)，人民法院根據(jù)案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定…”，第三條規(guī)定：“在下列民事糾紛案件中，人民法院對于所涉商標是否馳名不予審查…”
2013年，《商標法》第十四條規(guī)定：
馳名商標應當根據(jù)當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。
2014年，《馳名商標認定和保護規(guī)定》第三條規(guī)定：
“商標局、商標評審委員會根據(jù)當事人請求和審查、處理案件的需要，負責在商標注冊審查、商標爭議處理和工商行政管理部門查處商標違法案件過程中認定和保護馳名商標。”
……
我國馳名商標認定制度無論是在行政案件還是民事案件中均確立了“按需認定”原則。
三、關(guān)于我國馳名商標“按需認定”內(nèi)涵的理解
第一階段：“按需認定”中的“需”為“當事人的需要”
我國的馳名商標認定制度經(jīng)歷了從不規(guī)范到規(guī)范、再到逐步完善的過程，“按需認定”原則就是在這個過程中逐漸確定下來的。
在“按需認定”的理念出現(xiàn)之初，“需”一度被解讀為“當事人的需要”，即馳名商標認定是根據(jù)當事人的請求而啟動的，是否構(gòu)成馳名的審查與否要根據(jù)當事人的需要。
關(guān)于此種認知具有一定的歷史背景，也是“不告不理”這一基本審判原則的應有之義。但是經(jīng)過不斷實踐，理論界開始意識到這種解讀方式與“按需認定”要實現(xiàn)的規(guī)制目標不符。
馳名商標“按需認定”形成的背景本是基于我國馳名商標認定出現(xiàn)嚴重的異化和泛濫，行政機關(guān)和司法機關(guān)為了有效規(guī)制和限縮馳名商標認定的隨意性而提出的，如果僅僅解讀為“當事人的需要”，無異于將馳名商標認定與否的決定權(quán)交到當事人手上，如此根本無法從真正意義上解決馳名商標認定異化的問題，故將“按需認定”中的“需”解讀為“當事人的需要”不具有普遍適用的合理性。
第二階段：“按需認定”中的“需”為“案情的需要”
基于“當事人的需要”進行馳名與否的認定本身具有局限性，對于馳名商標“按需認定”的理解不斷進行調(diào)整和規(guī)范，出現(xiàn)了“需”應當解讀為“案情的需要”的第二種觀點。
2009年最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中的“人民法院根據(jù)案件具體情況，認為確有必要的”、2013年修改的《商標法》中“作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定”及2014年修改的《馳名商標認定和保護規(guī)定》中“根據(jù)…審查、處理案件的需要”等表述均是該種觀點在相應法律法規(guī)中的體現(xiàn)。
筆者認為，“按需認定”原則要求既不能在當事人未提起馳名商標認定時主動審查，也不能當事人一提起認定需求就進行審查，而要結(jié)合具體的案情需要，在不認定馳名商標無法給予權(quán)利人同等救濟的“確有必要”情形下才進行馳名與否的審查。
四、我國馳名商標“按需認定”適用的情形
馳名商標“按需認定”表述起來雖然很簡單，但是在實踐中會出現(xiàn)各種各樣不同的案情，究竟何種案情滿足“需”的要求，筆者通過檢索相應的法律法規(guī)及生效判決，并結(jié)合自身辦理馳名商標案件的經(jīng)驗，以期總結(jié)出一些規(guī)律供大家參考。
筆者認為，對馳名商標“按需認定”的適用情形至少包括以下幾種：
（1）對未注冊馳名商標造成混淆的情形；
（2）對已注冊馳名商標進行跨類保護、反淡化的情形；
（3）突破無效宣告時限的情形；
（4）對抗已注冊商標使用的情形；
（5）充分保護權(quán)利人的賠償請求權(quán)的情形；
……
1.對未注冊馳名商標造成混淆的情形
2001年修改的《商標法》首次明確規(guī)定對未注冊馳名商標的保護，對于廣為知曉的商標，不管是否已經(jīng)在中國境內(nèi)注冊，均可申請認定為馳名商標。
2004年的“惠爾康”商標爭議案是2001年《商標法》修改后通過行政途徑首次實現(xiàn)對未注冊馳名商標的認定，同年內(nèi)蒙古小肥羊集團的“小肥羊”商標、中國中化集團公司的“中化”商標亦被認定為未注冊馳名商標。
《商標法》第十三條對于未注冊馳名商標的規(guī)定一直沿用至今，在商標異議、不予注冊復審或無效宣告案件中均可依據(jù)該條款請求對未注冊商標進行馳名保護，以相同或類似商品或服務上容易導致混淆為限對未注冊馳名商標進行保護。
當然，對于未注冊馳名商標，既可以通過前述行政途徑予以認定，也可以通過司法途徑（包括商標侵權(quán)案件、企業(yè)字號與未注冊馳名商標沖突的不正當競爭案件、域名與未注冊馳名商標沖突的不正當競爭案件等）進行認定，典型案件如北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73民初277號“新華字典”未注冊馳名商標案、江蘇省南京市中級人民法院“奔富”未注冊馳名商標案等，均是在商標侵權(quán)及不正當競爭案件中，由法院對未注冊馳名商標予以認定并進行保護。
2. 對已注冊馳名商標進行跨類保護、反淡化的情形
跨類保護是對已注冊商標進行馳名保護最普遍適用的情形，此處的跨類要求兩商標指定的商品或服務不構(gòu)成類似，但相關(guān)公眾認為兩者具有“相當程度的聯(lián)系”，但是不需要達到“混淆”的程度；而反淡化包括三個方面的內(nèi)容：“減弱馳名商標的顯著性”（弱化）、“貶損馳名商標的市場聲譽”（丑化）及不正當利用馳名商標的市場聲譽。
同樣的，在商標異議、不予注冊復審或無效宣告案件中依據(jù)案情需要對已注冊商標是否構(gòu)成馳名進行行政認定，在商標侵權(quán)案件中、企業(yè)字號與已注冊馳名商標沖突的不正當競爭案件中、域名與已注冊馳名商標沖突的不正當競爭案件中等依據(jù)案情需要對已注冊商標是否構(gòu)成馳名進行司法認定。
筆者代理的第8091917號“ 
”商標無效宣告案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第668號和北京市高級人民法院（2017）京行終1760號判決書均通過認定福建晉工機械有限公司名下的第1911851號“ 
”商標在“農(nóng)業(yè)機械”商品上構(gòu)成馳名，將爭議商標在“石油氣，潤滑油”等商品上予以無效宣告，法院在論理部分認定爭議商標指定的“工業(yè)用脂，潤滑油”等商品與引證商標核定使用的壓路機、挖掘機、農(nóng)業(yè)機械等有所區(qū)別，但是具有密切的聯(lián)系，許某樂在理應知曉的情況下仍注冊爭議商標，將無償占用權(quán)利人因付出努力和大量投資而獲得的知名度的利益成果，割裂相關(guān)公眾對引證商標與權(quán)利人提供的商品之間的固有聯(lián)系，從而減弱馳名商標的顯著性，進而損害權(quán)利人作為馳名商標權(quán)利人的利益。
在（2021）京73行初8051號行政判決書中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認定爭議商標“金典”注冊在“失禁用護墊”等商品上具有不正當利用權(quán)利人“牛奶”商品上“金典”馳名商標商譽的惡意，相關(guān)公眾可能會誤認為兩者之間存在某種特定聯(lián)系，進而對商品來源產(chǎn)生誤認，從而淡化引證商標的顯著性和知名度，并且訴爭商標的使用亦會產(chǎn)生一定的丑化、貶損權(quán)利人馳名商標市場聲譽的影響，進而會損害權(quán)利人的相關(guān)利益。
在（2019）京民終332號民事判決書中，北京市高級人民法院認定騰訊科技（深圳）有限公司名下的“微信及圖”、“Wechat”商標構(gòu)成馳名，被告微信食品公司在線下店面和線上宣傳中均使用了“微信食品”和“WECHATFOOD”標志，該行為破壞了涉案馳名商標與兩騰訊公司在計算機程序、信息傳送等服務或商品上的唯一對應關(guān)系，足以減弱馳名商標的顯著性，致使兩騰訊公司的利益受到損害；另外，微信食品公司將騰訊科技（深圳）有限公司兩枚涉案馳名商標中的顯著識別部分“微信”作為企業(yè)字號的主要部分進行注冊使用,容易使相關(guān)公眾對商品或服務的來源產(chǎn)生混淆,違反了誠實信用原則,構(gòu)成不正當競爭。
最高人民法院的公報案例（2000）一中知初字第11號民事判決書中，北京市第一中級人民法院認定杜邦公司橢圓字體的“DuPONT”商標在中國市場上已享有較高聲譽，為中國相關(guān)公眾所熟知，屬馳名商標；國網(wǎng)公司作為注冊域名的代理商，明知“不得使用他人已在中國注冊過的企業(yè)名稱或商標名稱”注冊域名，卻擅自注冊域名“dupont.com.cn”，在收到杜邦公司在中國的子公司的警告信后仍不糾正其行為，足以認定其注冊域名的行為具有惡意。
因此，國網(wǎng)公司的行為構(gòu)成對杜邦公司馳名商標專用權(quán)的侵犯，應承擔相應的侵權(quán)責任。國網(wǎng)公司惡意將他人馳名商標注冊為域名，無償占有他人的商譽為自己謀取不當利益，違反了誠實信用原則，其行為構(gòu)成了不正當競爭，法院依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第四條、《中華人民共和國商標法》第三十八條第(四)項、《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條第一款，判決國網(wǎng)公司撤銷其注冊的“dupont.com.cn”域名。
3.突破無效宣告時限的情形
根據(jù)商標法的規(guī)定，無效宣告申請人請求用相對理由對爭議商標予以無效宣告的，需要在爭議商標注冊之日起五年內(nèi)提出。
對于惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制，這就直接決定了如果無效宣告申請人想要通過相對理由將注冊已經(jīng)滿五年的爭議商標予以無效宣告，必然需要主張《商標法》第十三條的馳名條款，通常包括三種具體的情況：
（1）通過相同或類似商品或服務上的未注冊馳名商標對注冊滿五年的爭議商標予以無效宣告；[1]
（2）通過不類似商品或服務上的已注冊馳名商標對注冊滿五年的爭議商標予以無效宣告；[2]
（3）通過相同或類似商品或服務上的已注冊馳名商標對注冊滿五年的爭議商標予以無效宣告。
對于前述（1）、（2）兩種情形比較容易理解，關(guān)于第（3）種情形的法律適用問題存在模糊之處，一般法院會采用“舉重以明輕”的原則參照適用《商標法》關(guān)于已注冊馳名商標條款的規(guī)定，筆者在此列舉自己承辦的“郎”酒無效宣告案件予以補充說明：
北京市高級人民法院在（2018）京行終3840號行政判決書中認定：“商標法突破通常的商品和服務類別的劃分，對馳名商標在非類似商品上的特殊保護，旨在對具有較高知名度的商標給予更強的保護。既然馳名商標在非類似商品上都能夠獲得保護，其在相同或者類似商品上獲得保護，屬于法律規(guī)定中的應有之義，完全符合‘舉重以明輕’的立法原則。本案中，雖然爭議商標（“ 
”商標）與引證商標（“ 
”）核定使用在相同或者類似的商品上，但原審判決根據(jù)本案的具體情形，適用2001年商標法第十三條第二款對爭議商標注冊的合法性作出認定，完全符合法律規(guī)定?！?/p>
最高人民法院在后續(xù)的（2019）最高法行申3002號判決書中對該觀點再次予以確認：“2001年商標法第十三條意在為馳名商標提供強度和范圍大于普通商標的特別保護，故在其第一款中明確將未注冊馳名商標納入保護范疇內(nèi)，在第二款中突破商品和服務類別的限制，將對注冊馳名商標的保護延及不相同或者不相類似商品上。因此，一、二審法院認為前述保護包括對于注冊馳名商標在相同或類似商品上的保護屬于2001年商標法第十三條第二款的應有之義，并無不當?！?/p>
4.對抗已注冊商標使用的情形
2009年，最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規(guī)定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構(gòu)成侵犯商標權(quán)的，人民法院應當根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標。”
根據(jù)該規(guī)定，馳名商標所有人可以禁止在后注冊商標的使用， 在此類案情中，確有必要對權(quán)利人的商標是否構(gòu)成馳名予以審查。
筆者承辦的（2017）京73民初1741號商標侵權(quán)及不正當競爭案件中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認定被告使用“ 
”及“ 
”標識的行為構(gòu)成對其已注冊的第20108717號“
”商標的使用，但是構(gòu)成對愛慕股份有限公司第3641595號“ 
”馳名商標及第6446516號“ 
”馳名商標的侵犯，判令禁止使用；后續(xù)北京市高級人民法院在（2020）京民終194號判決書[3]中對于北京知識產(chǎn)權(quán)法院的認定予以確認。
5.充分保護權(quán)利人的損害賠償請求權(quán)的情形
實踐中，很多企業(yè)為了擴大自身商標的保護范圍，防止商譽遭受不法侵害，在進行商標整體布局時，除了在核心商品或服務類別申請注冊商標外，在其他類別也會申請注冊商標，企業(yè)名下會有大量的“防御性商標”。
在維權(quán)時，企業(yè)可同時主張相同或類似商品或服務上的商標及不類似商品或服務上的商標，通過普通侵權(quán)條款和馳名條款達到維權(quán)目的。
如果法院執(zhí)著于對“馳名商標”能不認定就不認定的嚴格標準，對于馳名條款不予審查，僅通過相同或類似商品或服務上的“防御性商標”認定被告構(gòu)成侵權(quán)，則被告完全可以主張該商標三年內(nèi)未使用而不應當賠償，且獲得支持的幾率較大。
表面上看，法院已經(jīng)認定被告構(gòu)成侵權(quán)，給予了原告救濟途徑，但是原告無法獲得任何賠償，對其保護力度并不充分；原告反而不如沒有相同或類似商品和服務上的這枚“防御性商標”，其即可通過馳名商標進行跨類保護實現(xiàn)認定被告侵權(quán)并獲得賠償?shù)碾p重目的，這種情況的出現(xiàn)背離了對于馳名商標應當強保護的制度設(shè)置初衷，有違公平。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院在(2014)京知民初字第143號民事判決書中明確指出：“因?qū)︸Y名商標實施按需保護的原則，故通常情況下，如果商標注冊人在同一種或類似商品上注冊的商標足以使得其獲得與馳名商標同等水平的保護，則無需再對商標權(quán)人提供馳名商標的保護。對于何為同等水平的保護，至少需要從停止侵權(quán)及賠償損失兩方面進行考量。如果商標注冊人在同一種或類似商品上注冊的商標僅能夠制止侵權(quán)行為的發(fā)生，但無法獲得經(jīng)濟損失賠償，則此時應認定依據(jù)同一種或類似商品上注冊的商標無法獲得與馳名商標同等水平的保護，依據(jù)按需認定的原則,便有必要對商標注冊人提供馳名商標的保護。”
浙江省高級人民法院在（2016）浙民終794號民事判決書中明確指出：“商標禁用權(quán)的范圍具有不確定性，企業(yè)為了有效維護自身商譽，往往通過注冊系列商標的方式明晰、鞏固其權(quán)利范圍。一旦發(fā)生侵權(quán)糾紛，商標權(quán)人有權(quán)根據(jù)自身的商標體系和訴訟策略選擇對其最為有利的商標作為訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)。本案中，根據(jù)索菲亞公司在二審庭審中的陳述，該公司并不生產(chǎn)、銷售集成吊頂，故第4287169號“索非亞”商標屬于防御性商標。此類商標因未經(jīng)長時間實際使用，往往顯著性和知名度較低，法律對其保護力度相對較弱，即便商標侵權(quán)行為成立，權(quán)利人也難以獲得較高的賠償數(shù)額以彌補其損失。司法認定馳名商標的本意在于更好地保護馳名商標，在權(quán)利人享有多個商標權(quán)的情況下，如果法院為避免認定馳名商標，不允許權(quán)利人選擇以馳名商標跨類保護的方式尋求更為有利的救濟，則商標權(quán)人的合法利益就難以得到充分保障，與司法認定馳名商標制度的初衷亦背道而馳?！?/p>
故，在司法實踐中，在權(quán)利人同時主張了相同或類似商品或服務上的“防御性商標”進行普通保護及不類似商品或服務上的馳名商標進行馳名保護時，為了充分保護權(quán)利人的損害賠償請求權(quán)，亦應當對馳名條款予以審查，此種情形亦應當屬于滿足“按需認定”的要求。
五、馳名商標“按需認定”對于馳名條款各要件的判斷順序的影響
以行政案件中適用《商標法》第十三條第三款來說，其構(gòu)成要件包括：
1. 引證商標在訴爭商標申請日之前已經(jīng)達到馳名程度；
2. 訴爭商標是對引證商標的復制、摹仿；
3. 訴爭商標指定使用的商品或服務與引證商標核定使用的商品或服務未構(gòu)成類似商品或服務；
4. 訴爭商標與引證商標并存容易誤導公眾，致使馳名商標所有人的利益受損。
如果按照一般的審判邏輯，行政機關(guān)或法院要先對引證商標在訴爭商標申請日之前是否已經(jīng)達到馳名程度進行審查，然后再審查構(gòu)成要件中的2、3、4是不是滿足，最后得出結(jié)論。
司法實踐中，較早之前的判決書中經(jīng)常會出現(xiàn)法院認定引證商標構(gòu)成馳名商標，但是由于其他構(gòu)成要件無法滿足，最終不再給予引證商標馳名保護的情況。
關(guān)于各要件審查順序的問題，最高人民法院在《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定征求意見稿》第十條規(guī)定：“人民法院適用商標法第十三條第二款或者第三款，應首先確定請求保護的商標是否達到馳名狀態(tài)；在能夠認定的情況下，再對訴爭商標是否構(gòu)成對馳名商標的復制、模仿或者翻譯，以及是否容易導致混淆或者誤導公眾、致使馳名商標所有人的利益可能受到損害的情形進行認定?！?/p>
該條款引起當時理論界和實務界的廣泛熱議，提出該審查順序違反了按需認定原則，最終該條款被刪除。
目前，比較普遍的做法是：如果2、3、4哪怕其中一個要件無法滿足、最終無法給予權(quán)利人馳名商標應有的保護，在此種情形下，不再對是否構(gòu)成馳名問題進行認定。
在北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出的（2019）京73行初996號行政判決書中，因訴爭商標指定使用的“奶瓶”與各引證商標指定使用的商品不構(gòu)成類似，需要通過認定馳名商標進行跨類保護，法院經(jīng)審查后認定引證商標已經(jīng)構(gòu)成馳名商標，但是考慮到其馳名的商品為“人用藥”，與“奶瓶”存在較大差異，不滿足“容易誤導公眾，致使馳名商標所有人的利益受損”的要件，因此最終未給予引證商標權(quán)利人跨類保護。
在后續(xù)的二審中，北京市高級人民法院（2020）京行終428號生效判決書認為一審關(guān)于馳名的認定違反了按需認定的原則，如果最終并未給予馳名商標的保護力度，則引證商標是否構(gòu)成馳名法院不應當單獨進行認定。
不難看出，“按需認定”原則直接影響了馳名條款各要件的判斷順序，如果其他要件不滿足，是否構(gòu)成馳名一般不再進行認定。
- 結(jié) 語 -
“按需認定”原則是在糾正我國“馳名商標認定異化”的大背景下提出來的，對其內(nèi)涵的理解和適用應當靈活把握，避免矯枉過正。
在具體適用“按需認定”原則的時候，要回歸對馳名商標強保護的制度設(shè)置初衷，在尊重當事人的請求權(quán)和防止馳名商標認定異化之間尋找到平衡點，對馳名商標的保護不能過度也不能錯位，從真正意義上實現(xiàn)馳名商標“按需認定”。
[1]筆者代理的（2019）京行終5865號商標無效宣告案件中，北京市高級人民法院認定第7608839號“伊利及圖”商標構(gòu)成未注冊馳名商標，將相同和類似商品上注冊滿五年的訴爭商標“金伊麗及圖”予以無效宣告。
[2] 筆者代理的（2016）京行終字第5741號、5742號商標無效宣告案件中，北京市高級人民法院認定第1212844號“東鵬DONGPENG及圖”商標構(gòu)成已注冊馳名商標，將不類似商品上注冊滿五年的兩訴爭商標予以無效宣告。
[3]（2020）京民終194號民事判決書入選最高人民法院“2020年度知識產(chǎn)權(quán)五十件典型案例”及北京市高級人民法院“2020年度北京法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護十大案例”。
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