動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)
- 引 言 -
2009年《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（“馳名商標(biāo)司法解釋”）第十一條規(guī)定：
“被告使用的注冊(cè)商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，復(fù)制幕仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請(qǐng)求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)。但被告的注冊(cè)商標(biāo)有下列情形之一的，人民法院對(duì)原告的請(qǐng)求不予支持：
（一）已經(jīng)超過(guò)商標(biāo)法第四十一條第二款（現(xiàn)行商標(biāo)法第四十五條第一款）規(guī)定的請(qǐng)求宣告無(wú)效期限的；
（二）被告提出注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，原告的商標(biāo)并不馳名的?！?nbsp;[1]
該條文的適用為馳名商標(biāo)持有人提供了直接禁止在后注冊(cè)商標(biāo)使用的民事救濟(jì)途徑，既符合商標(biāo)法第十三條關(guān)于禁止使用的規(guī)定精神，更體現(xiàn)了對(duì)馳名商標(biāo)強(qiáng)保護(hù)的立法宗旨。
2019年底，恒都律師適用前述司法解釋蘊(yùn)含的裁判精神代理愛(ài)慕股份有限公司在侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中獲得勝訴，該判決被評(píng)為最高人民法院“2020年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)五十件典型案例”及北京市高級(jí)人民法院“2020年度北京法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案例”。
本文將結(jié)合該案及司法實(shí)踐案例，對(duì)馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的適用進(jìn)行探討。
- 探 討 -
一、基本案情
二、評(píng)析
商標(biāo)侵權(quán)案件中，被訴標(biāo)識(shí)為注冊(cè)商標(biāo)的，一般需要先行通過(guò)商標(biāo)行政爭(zhēng)議途徑解決，但本案判決通過(guò)適用馳名商標(biāo)司法解釋第十一條明確：盡管被訴標(biāo)識(shí)是注冊(cè)商標(biāo)，但被告惡意攀附馳名商標(biāo)商譽(yù)，搶注并使用相關(guān)商標(biāo)的，法院應(yīng)當(dāng)立案受理，并禁止搶注商標(biāo)的使用。
因此本案對(duì)于處理此類馳名商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利沖突民事糾紛案件具有借鑒意義。
01.馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的適用要件
適用馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的規(guī)定禁止被告使用注冊(cè)商標(biāo)需要滿足如下要件：
1.權(quán)利人主張權(quán)利的商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成事實(shí)上的馳名商標(biāo)；
2.被告使用的注冊(cè)商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定。
“愛(ài)慕”案件中，廣東艾慕公司的第20108717號(hào)商標(biāo)與愛(ài)慕股份公司的第3641595號(hào)、第6446516號(hào)商標(biāo)核定使用的商品同屬于第25類，構(gòu)成類似商品，且商標(biāo)的英文、漢字、呼叫上存在近似，構(gòu)成近似商標(biāo)，在第20108717號(hào)商標(biāo)注冊(cè)前愛(ài)慕股份公司的第3641595號(hào)、第6446516號(hào)商標(biāo)已經(jīng)在內(nèi)衣商品上達(dá)到馳名程度，廣東艾慕公司申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)商標(biāo)的行為構(gòu)成在相同或者類似商品上摹仿或者翻譯他人已在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)的情形。
我國(guó)商標(biāo)法對(duì)于已經(jīng)注冊(cè)的馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍為不相同或不相類似的商品，舉重以明輕，在相同或類似商品上更應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)。最終，法院依據(jù)馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的規(guī)定支持了愛(ài)慕股份公司禁止廣東艾慕公司使用其注冊(cè)商標(biāo)的訴訟請(qǐng)求。
在2018年江蘇法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案例之一：江蘇洋河酒廠股份有限公司訴徐州發(fā)洋食品有限公司、淮安他能量飲料有限公司、江蘇丹勝商貿(mào)有限公司、宿遷市宿城區(qū)意鑫酒業(yè)經(jīng)銷處、湯新民商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)一案（以下簡(jiǎn)稱洋河案件）[2]。
基本案情如下表：
不同于愛(ài)慕案件，洋河案件中原告注冊(cè)商標(biāo)與被告注冊(cè)商標(biāo)指定商品并不構(gòu)成相同或類似商品，在認(rèn)定原告注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)后，洋河案件中法院直接適用商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，對(duì)已注冊(cè)的馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍擴(kuò)展至不類似的商品上，最終判決被告禁止使用其注冊(cè)的第5540137號(hào)“洋河Yanghe”、第12356049號(hào)“洋河Yanghe”商標(biāo)。
02.馳名商標(biāo)司法解釋第十一條適用的例外情形
馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的適用存在兩個(gè)例外情形：
（一）已經(jīng)超過(guò)商標(biāo)法第四十一條第二款（現(xiàn)行商標(biāo)法第四十五條第一款）規(guī)定的請(qǐng)求宣告無(wú)效期限的；
（二）被告提出注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，原告的商標(biāo)尚未構(gòu)成馳名。商標(biāo)法第四十一條第二款（現(xiàn)行商標(biāo)法第四十五條第一款）規(guī)定：
“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條……規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制?！?nbsp;[3]
顯然，對(duì)于使用注冊(cè)商標(biāo)的行為侵犯在先馳名商標(biāo)的，無(wú)論該馳名商標(biāo)是否已經(jīng)注冊(cè)，都可以直接起訴，只是根據(jù)馳名商標(biāo)的保護(hù)規(guī)定，已注冊(cè)的馳名商標(biāo)可以申請(qǐng)跨類保護(hù)，未注冊(cè)的馳名商標(biāo)只能對(duì)在相同或類似商品上使用相同或近似商標(biāo)的行為主張權(quán)益。
而且，對(duì)于“復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)”但未構(gòu)成“惡意注冊(cè)”需要在五年內(nèi)提出。
在“愛(ài)慕”案中，第20108717號(hào)商標(biāo)的申請(qǐng)時(shí)間為2016年5月27日，核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)間為2017年7月14日，而愛(ài)慕股份公司提起本案訴訟的時(shí)間為2017年9月19日，距第20108717號(hào)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)間并未超過(guò)5年。
同時(shí)，愛(ài)慕股份公司向一審法院提交的證據(jù)能夠證明愛(ài)慕股份公司的第3641595號(hào)商標(biāo)和第6446516號(hào)商標(biāo)在第20108717號(hào)商標(biāo)注冊(cè)前，已經(jīng)在內(nèi)衣商品上達(dá)到馳名程度。
愛(ài)慕股份公司的注冊(cè)商標(biāo)在廣東艾慕公司的商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之前未超過(guò)五年且已達(dá)到馳名程度。未構(gòu)成馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的例外情形，可以適用本條規(guī)定禁止廣東艾慕公司使用侵權(quán)商標(biāo)。
最高人民法院在審理內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司與汝州市老城商貿(mào)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審案件時(shí)，認(rèn)為：鹿王公司關(guān)于禁用第10262137號(hào)注冊(cè)商標(biāo)的主張欲得到支持，鹿王公司須舉證證明：
1.其享有專用權(quán)的兩枚涉案商標(biāo)須在第10262137號(hào)商標(biāo)注冊(cè)前已經(jīng)馳名；
2.第10262137號(hào)商標(biāo)對(duì)上述馳名商標(biāo)構(gòu)成復(fù)制、摹仿或翻譯，誤導(dǎo)公眾，致使鹿王公司的利益可能受損；
3.第10262137號(hào)商標(biāo)的注冊(cè)時(shí)間未超過(guò)五年，除非該商標(biāo)存在惡意注冊(cè)的情況。
最終本案因鹿王公司提交的證據(jù)不足以證明在第10262137號(hào)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，該兩枚商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成馳名裁定駁回了鹿王公司的再審申請(qǐng)。[4]
與本文討論的“愛(ài)慕”案件不同，本案是因?yàn)闄?quán)利人提交的證據(jù)不足以證明其注冊(cè)商標(biāo)達(dá)到馳名程度，不能依據(jù)商標(biāo)第十三條予以保護(hù)。因此法院駁回了鹿王公司禁止被告使用第10262137號(hào)注冊(cè)商標(biāo)的訴訟請(qǐng)求。
諸如鹿王公司的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人，因其注冊(cè)商標(biāo)未達(dá)到馳名程度，無(wú)法適用馳名商標(biāo)司法解釋第十一條的規(guī)定，所以只能根據(jù)權(quán)利沖突解釋第一條第二款規(guī)定通過(guò)行政途徑解決權(quán)利沖突。[5]
- 結(jié) 語(yǔ) -
經(jīng)過(guò)多年的司法實(shí)務(wù)，各地法院對(duì)《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條的適用規(guī)則作出了進(jìn)一步的明確，即對(duì)于注冊(cè)超過(guò)5年的商標(biāo)，在能證明系惡意注冊(cè)且權(quán)利人商標(biāo)在惡意注冊(cè)的商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)前已經(jīng)達(dá)到馳名商標(biāo)在情況下，可以不受5年期限的限制，提起民事訴訟請(qǐng)求禁止其使用。
此外，在遭遇注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利沖突時(shí)，權(quán)利人通常優(yōu)先采用行政確權(quán)排除侵權(quán)人的商標(biāo)權(quán)利。但是確權(quán)過(guò)程十分漫長(zhǎng)，往往不能立竿見(jiàn)影解決眼下迫在眉睫的侵權(quán)問(wèn)題。
《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條的設(shè)立為權(quán)利人提供了更加高效的民事救濟(jì)途徑。商標(biāo)授權(quán)行政程序與商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟程序分屬不同程序體系，兩者所依據(jù)的法律和程序、對(duì)事實(shí)證據(jù)的認(rèn)定情況均有所不同。
在民事侵權(quán)案件中，法院會(huì)考慮多種因素，往往會(huì)更加充分運(yùn)用誠(chéng)實(shí)信用、保護(hù)在先權(quán)利、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、禁止權(quán)利濫用等原則，最終作出公正裁判。
基于兩程序特點(diǎn)的不同，以及法院強(qiáng)化民事訴訟在民行交叉糾紛解決中的引導(dǎo)作用這一司法政策導(dǎo)向，在類似案件中，權(quán)利人可以考慮更早的或直接提起民事侵權(quán)訴訟，以民事訴訟來(lái)引導(dǎo)后續(xù)的行政程序。
[1] 2009年最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》于2009年4月22日由最高人民法院審判委員會(huì)第1467次會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2009年5月1日起施行。
[2] 江蘇省高級(jí)人民法院（2017）蘇民終1781號(hào)民事判決
[3] 《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（2001修正）
[4] 最高人民法院（2020）最高法民申2403號(hào)民事裁定
[5] 馮建坤.關(guān)于使用已注冊(cè)商標(biāo)侵害他人權(quán)益民事訴訟相關(guān)問(wèn)題的探析[J].中華商標(biāo),2017(12):61-64.
知識(shí)產(chǎn)權(quán)-馳名商標(biāo)專題研究小組
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