動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)
伴隨行業(yè)的分工越來(lái)越細(xì)，代加工也愈見(jiàn)普遍。但如果委托產(chǎn)品專利侵權(quán)，代工廠是否會(huì)共同擔(dān)責(zé)呢？
近日，最高人民法院（下稱最高法院）就一起涉及“觸摸框”的發(fā)明專利侵權(quán)糾紛案作出二審判決，認(rèn)定廣州誠(chéng)科商貿(mào)有限公司（下稱誠(chéng)科公司）等5被告生產(chǎn)銷售的“觸摸框”（下稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品）侵犯了廣州華欣電子科技有限公司（下稱華欣公司）享有的名為“一種觸摸屏及其多路采樣的方法”的發(fā)明專利權(quán)（下稱涉案專利），各被告須停止侵權(quán)，并賠償華欣公司經(jīng)濟(jì)損失等共計(jì)312.6萬(wàn)元，其中，峻凌電子（東莞）有限公司（下稱峻凌公司）與佛山市廈欣科技有限公司（下稱廈欣公司）這兩家代工廠分別在105萬(wàn)元和52萬(wàn)元范圍內(nèi)對(duì)上述賠償金額承擔(dān)連帶責(zé)任，撤銷了一審法院此前作出的各被告不構(gòu)成專利侵權(quán)的一審判決。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，該案二審判決在充分保護(hù)專利權(quán)人合法權(quán)益、打擊專利侵權(quán)行為的同時(shí)，引導(dǎo)正常參與產(chǎn)業(yè)分工的市場(chǎng)主體規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，避免遭受侵權(quán)指控和承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)，彰顯了嚴(yán)格保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和精細(xì)化審判的司法理念。
起訴代工產(chǎn)品侵權(quán)
一切要從涉案專利說(shuō)起。
2010年7月，案外人北京匯冠新技術(shù)股份有限公司就涉案專利提交發(fā)明專利申請(qǐng)，并于2013年10月獲得授權(quán)（專利號(hào)：ZL201010235151.7）。經(jīng)授權(quán)，華欣公司獨(dú)占實(shí)施許可該專利，并有權(quán)以自己名義進(jìn)行維權(quán)。
2018年，華欣公司發(fā)現(xiàn)誠(chéng)科公司等3家公司推出的被訴侵權(quán)產(chǎn)品涉嫌落入涉案專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍，經(jīng)公證取證后，華欣公司將上述3家公司及峻凌公司、廈欣公司共同起訴至一審法院，并索賠1000萬(wàn)元。
上述5家被告均否認(rèn)侵權(quán)，并認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利不構(gòu)成相同或等同，華欣公司發(fā)起訴訟的目的意在打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。
對(duì)于華欣公司的起訴，一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍，華欣公司的主張不能成立。
華欣公司不服，向最高法院提起上訴。
最高法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利“觸摸屏”“觸摸檢測(cè)區(qū)”的技術(shù)特征及其他技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。經(jīng)查明，誠(chéng)科公司等3家公司的股東均系華欣公司的前員工，3家公司存在信息互通、分工合作，共同實(shí)施了侵犯涉案專利權(quán)的行為。結(jié)合各被告提交的財(cái)務(wù)資料等證據(jù)，最高法院酌情確定3公司共同賠償華欣公司292.6萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失和20萬(wàn)元合理開(kāi)支。
此外，最高法院還認(rèn)為，雖然在案證據(jù)尚不足以證明峻凌公司與廈欣公司明知或者應(yīng)知其接受委托代為加工制造的被訴侵權(quán)產(chǎn)品系侵犯他人專利權(quán)的產(chǎn)品，故難以認(rèn)定其與誠(chéng)科公司等被告構(gòu)成共同侵權(quán)，但兩公司踐行其注意義務(wù)的程度與其接受委托代加工的規(guī)模相比并不相稱，亦存在一定過(guò)失，須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提高審查注意義務(wù)
事實(shí)上，因代加工而引發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議并不少見(jiàn)，代工廠也大多以自己對(duì)爭(zhēng)議專利不知情，僅是接受委托進(jìn)行產(chǎn)品加工，不存在銷售和許諾銷售行為等理由進(jìn)行抗辯。正如在該案中，峻凌公司與廈欣公司就辯稱自己已同誠(chéng)科公司等簽訂了委托協(xié)議，加工過(guò)程中的工作人員和原材料均由對(duì)方提供，自己不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。不過(guò)，對(duì)于兩公司的相關(guān)主張，最高法院并未支持。那么，法院作出該判決的依據(jù)是什么呢？
對(duì)此，河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)冉富強(qiáng)在接受中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者采訪時(shí)表示，代工廠是否就代工發(fā)生的被訴侵權(quán)行為承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，需要區(qū)分明知和非明知兩種情形。在明知的情形下，代工廠應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，但是在非明知的情形下，就需要考察代工廠是否盡到了應(yīng)有的注意義務(wù)、是否具有過(guò)失等。在該案中，峻凌公司曾經(jīng)為原告代工過(guò)產(chǎn)品，當(dāng)被告委托代工功能和技術(shù)特征相同的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)對(duì)此種情形格外關(guān)注，對(duì)被告的行為是否侵犯他人專利權(quán)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶彶椤Ｍ瑫r(shí)峻凌公司規(guī)模較大，代工歷史較久，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域應(yīng)該很熟悉，對(duì)該行業(yè)的技術(shù)發(fā)展、知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)該有一定的認(rèn)識(shí)，因此應(yīng)有能力進(jìn)行審查。在有能力又有義務(wù)對(duì)代工產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況進(jìn)行審查的，但疏于審查致使侵權(quán)發(fā)生的，應(yīng)該被認(rèn)定為有過(guò)錯(cuò)。因此，最高法院作出上述判決是合理的。
對(duì)此，北京無(wú)訟研究院專家顧問(wèn)蘇志甫表示認(rèn)同，并補(bǔ)充到，在司法裁量酌定賠償責(zé)任時(shí)，通常會(huì)考慮侵權(quán)規(guī)模、侵權(quán)人的主觀過(guò)錯(cuò)以及侵權(quán)人自身經(jīng)營(yíng)狀況等情節(jié)。在該案中，峻凌公司規(guī)模較大、成立時(shí)間較長(zhǎng)，同時(shí)加工專利產(chǎn)品和被控侵權(quán)產(chǎn)品，其理應(yīng)比廈欣公司更能注意到專利侵權(quán)事實(shí)，因此，最高法院認(rèn)定其主觀過(guò)失更嚴(yán)重進(jìn)而承擔(dān)更大的連帶賠償責(zé)任并無(wú)不當(dāng)。對(duì)于廈欣公司而言，其作為代工廠，完整實(shí)施了涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)特征，屬于事實(shí)上或通常意義上的制造行為，構(gòu)成對(duì)涉案專利的直接侵權(quán)。即便權(quán)利人僅起訴廈欣公司，不起訴委托人，廈欣公司也有很大概率會(huì)被法院認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。雖然廈欣公司主張其與委托人簽訂了知識(shí)產(chǎn)權(quán)免責(zé)條款，但并不等同于其已踐行其應(yīng)盡的較高注意或?qū)彶榱x務(wù)。根據(jù)合同的相對(duì)性，知識(shí)產(chǎn)權(quán)免責(zé)條款所確定的權(quán)利義務(wù)僅對(duì)協(xié)議雙方，即加工者和委托者有效，其效力不及于第三人，其起到的作用僅在于賦予加工者在承擔(dān)侵權(quán)損害賠償后對(duì)委托者享有追償權(quán)。如果僅因侵權(quán)者簽訂免責(zé)條款而無(wú)法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任，顯然無(wú)法有效保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)利。當(dāng)然，盡管不足以構(gòu)成免于承擔(dān)賠償?shù)睦碛?，但加工制造者約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)免責(zé)條款的行為可以適度降低其過(guò)失程度。
未雨綢繆規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
那么，代工廠如何避免類似的侵權(quán)隱患呢？
對(duì)此，冉富強(qiáng)建議，由于代工廠規(guī)模不一，大部分代工廠不具備審查代工產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況的能力，因此，應(yīng)根據(jù)代工廠的規(guī)模或者專業(yè)能力確定其注意義務(wù)。對(duì)于規(guī)模大的代工廠施以更高的注意義務(wù)，而對(duì)于規(guī)模較小的代工廠則不宜施加過(guò)高的注意義務(wù)。
蘇志甫表示，專利法立法宗旨在于從制造這一源頭制止侵權(quán)，杜絕侵權(quán)產(chǎn)品的產(chǎn)生，使專利權(quán)獲得充分有效的保護(hù)。因此，制造者應(yīng)被賦予一定的積極注意義務(wù)，其主觀不知情、很少進(jìn)行專利檢索不是免除其賠償責(zé)任的合法理由。為此，代工廠在受委托之前應(yīng)積極履行審查義務(wù)，例如在委托協(xié)議中加入知識(shí)產(chǎn)權(quán)瑕疵擔(dān)保條款、要求委托方就相應(yīng)加工產(chǎn)品提供專利權(quán)或?qū)＠S可證明文件、要求委托方出具涉案產(chǎn)品不涉及侵權(quán)的法律意見(jiàn)書(shū)或?qū)＠麢z索報(bào)告等。在未來(lái)涉及侵權(quán)糾紛時(shí)，法院會(huì)通過(guò)代工廠的前述積極注意行為認(rèn)定其過(guò)錯(cuò)輕微，進(jìn)而降低其連帶賠償數(shù)額。同時(shí)，代工廠通過(guò)合同約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)瑕疵擔(dān)保條款等方式，可以更好地實(shí)現(xiàn)案后對(duì)委托方的追償。
