動態(tài)與觀點
- 前言 -
專利或專利申請的盡職調(diào)查，可以根據(jù)調(diào)查對象的不同而分為對自身專利的盡職調(diào)查和對他人專利的盡職調(diào)查兩大類。根據(jù)不同的情形，進一步分為：以專利資產(chǎn)來出資的項目等涉及專利經(jīng)濟價值和排他權利的盡職調(diào)查、產(chǎn)品上市前所進行的技術自由實施（FTO）盡職調(diào)查、存在侵權行為而需要對侵權行為進行專利侵權訴訟盡職調(diào)查等。
專利或專利申請的盡職調(diào)查通常應盡量全面的分析專利或專利申請相關的事項和風險，主要內(nèi)容包括：權屬狀況、法律狀態(tài)、權利內(nèi)容、法律風險等。針對不同的項目或客戶需要，會在這些內(nèi)容中有所取舍和調(diào)整，從而根據(jù)特定項目或客戶需要出具相應盡職調(diào)查報告。
本文主要對專利或專利申請的盡職調(diào)查的常規(guī)內(nèi)容進行介紹和總結。
- 探討 -
專利盡職調(diào)查報告的主要內(nèi)容
1. 核查專利和專利申請的權屬狀況和權屬風險排查，包括：
核查當前權利登記情況：當前的專利權/專利申請人；是否存在專利權或申請權的轉讓。
專利權屬糾紛的風險排查：是否因委托發(fā)明、職務發(fā)明、合作發(fā)明影響專利/專利申請的權屬。而對于職務發(fā)明，需要考慮是否有發(fā)明人所在單位或曾經(jīng)所在的單位，單獨或共同享有權利，而如果不屬于職務發(fā)明，發(fā)明人或其它發(fā)明人是否享有權利。
他人主張權利的風險排查：是否存在將他人所擁有的商業(yè)秘密申請所述專利/專利申請的情況；是否存在競業(yè)禁止的情況。
2. 核查專利/專利申請的權利狀態(tài)：有效性、保護期限、專利年費情況。
3. 核查專利/專利申請是否有權利負擔：是否有抵押、質押、許可。如果有專利許可，核實許可類型、期限、范圍、費用、是否備案（沒有備案時，是否存在授權第三方使用的實際情況）、是否允許分許可或轉許可。
4. 核查專利的涉訴情況及訴訟風險評估。
5. 分析專利穩(wěn)定性或專利申請的授權前景。如果存在無效決定和行政訴訟，分析無效決定及其行政訴訟的基本情況，對行政訴訟的結果進行風險評估。
專利盡職調(diào)查報告的注意事項
1. 為保證結論的客觀，應盡量全面地收集相應的依據(jù)或準確的數(shù)據(jù)，并進行分析。
例如，在權屬風險排查過程中，應全方位進行檢索和分析：
●是否有轉讓協(xié)議，轉讓協(xié)議是否存在對相應權利的行使附加有約束條件的附加條款；
●是否屬于委托發(fā)明、合作發(fā)明，是否有相應的合同；
●是否屬于發(fā)明人的職務發(fā)明，調(diào)查發(fā)明人曾經(jīng)所在的單位；
●是否存在其它投資人、贊助人、合作方等；
●是否存在將他人所擁有的商業(yè)秘密申請專利或專利申請的可能性；
●是否存在競業(yè)禁止的可能性。
檢索時應充分利用網(wǎng)絡資源，通過多渠道搜集相關信息，例如國家知識產(chǎn)權局官網(wǎng)、相關當事人（例如專利權人）官網(wǎng)、“天眼查”、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、相關網(wǎng)頁報道等。
2. 合理運用承諾函或聲明
如果調(diào)查過程中難以找到或無法從當事人獲得相應的依據(jù)或證據(jù)，或者對于待證的消極事實、無法找到直接的依據(jù)或證據(jù)等情況，則可以考慮請當事人出具承諾函或聲明。這是一種常見的降低風險的方式。
例如，對于專利權不存在委托開發(fā)、合作開發(fā)等消極事實，可以請當前的專利權人出具一份聲明，并在聲明中明確相關專利以及專利申請均不存在抵押、質押、委托/合作開發(fā)的情況。
3. 關于“是否有發(fā)明人所在單位或曾經(jīng)所在的單位，單獨或共同享有權利”。
需要充分調(diào)查發(fā)明人的工作履歷，在此基礎上，進一步分析：所述發(fā)明人是否為對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人；專利申請日和發(fā)明人在不同單位工作時間區(qū)間的先后關系；還可結合發(fā)明人所做出的聲明來對此項風險進行綜合判斷。最終判斷出，所述發(fā)明是單獨屬于發(fā)明人曾經(jīng)所在的單位或是現(xiàn)單位；而當發(fā)明人為多人、且既有在原單位工作過的員工也有只在現(xiàn)單位工作過的員工時、是否屬于雙方共有。
4. 經(jīng)分析后，如果存在法律風險，需提出相應的法律建議或風險規(guī)避策略。
5. 報告的結尾，應列出盡職調(diào)查報告所依據(jù)的證據(jù)清單
- 結語 -
在專利盡職調(diào)查工作中，要根據(jù)項目內(nèi)容、特點確定項目組的成員，同時在充分掌握委托人具體要求的基礎上，把握好盡調(diào)工作的重點內(nèi)容、時間節(jié)點、分工安排，從而制定可行計劃，使盡職調(diào)查做到更全面、更高質，幫助委托人預測和評價相關的風險問題以及收益機會，并為其提供決策參考依據(jù)。
