動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)
案情介紹
案外人疏博（上海）公司在第25類(lèi)服裝等商品上注冊(cè)了“全波段”商標(biāo)，并于2019年許可素湃科技（上海）有限公司使用。
在旗下品牌焦下防曬衣上深圳減字科技有限公司在其經(jīng)營(yíng)的防曬衣包裝上使用了“全波段防曬”字樣。素湃公司認(rèn)為減字公司的上述行為侵害了其享有使用權(quán)的“全波段”商標(biāo)，故起訴請(qǐng)求判令減字公司賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支100萬(wàn)元。本團(tuán)隊(duì)在本案的一審、二審程序中代理減字公司一方應(yīng)訴。
案件難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)策略
難點(diǎn)一：描述性使用抗辯成功率低，參考案例少
本團(tuán)隊(duì)在某案例檢索系統(tǒng)中以“侵害商標(biāo)權(quán)糾紛”為案由，“審理程序”選擇“一審”，共檢索到過(guò)去十年期間審結(jié)的321379個(gè)案例。其中被告方以描述性使用為由抗辯的案例只有634個(gè)，抗辯成立的案例只有225個(gè)。并且這225個(gè)案例中還包含了相當(dāng)一部分原告和起訴理由相同，被告不同的系列案，最終可供參考的案例很少。
應(yīng)對(duì)策略：挑選情況比較相似的案例并歸納出各地法院在司法實(shí)踐中對(duì)描述性使用的判斷方法。
雖然可供參考的案例很少，但挑選出的案例與本案情況比較相似，且通過(guò)歸納分析，比較容易看出各地法院對(duì)描述性使用的判斷方法，盡管在表達(dá)上有所不同，但在實(shí)質(zhì)上是一致的，即應(yīng)當(dāng)在綜合比對(duì)和分析的基礎(chǔ)上，分析被控侵權(quán)行為是否善意，是否合理和是否造成混淆。
難點(diǎn)二：關(guān)于“全波段防曬”的定義，缺乏權(quán)威解釋
在上述以正當(dāng)使用或者類(lèi)似的理由抗辯成功的案例中，不少被告向法院提交了行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)具的證明以及在詞典類(lèi)書(shū)籍中對(duì)其定義的權(quán)威解釋。但在本案中，由于防曬服飾是近年新興的行業(yè)，沒(méi)有行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)出具證明；各類(lèi)字典、詞典或辭海，都未收錄關(guān)于“全波段防曬”定義的直接解釋?zhuān)詼p字公司無(wú)法向法院提交關(guān)于“全波段防曬”定義權(quán)威解釋的證據(jù)。應(yīng)對(duì)策略：梳理、整合碎片化信息，全面展現(xiàn)案件事實(shí)。
雖然本案減字公司難以找到類(lèi)似“全波段防曬”定義權(quán)威解釋這類(lèi)有力證據(jù)，但是本團(tuán)隊(duì)通過(guò)不斷調(diào)查挖掘，發(fā)現(xiàn)了大量相關(guān)證據(jù)，包括涉案商標(biāo)申請(qǐng)之前，相關(guān)公眾對(duì)“全波段防曬”的使用情況；“全波段防曬”表達(dá)的由來(lái)；素湃公司在自己的網(wǎng)頁(yè)和產(chǎn)品上關(guān)于“全波段防曬原理”的描述；素湃公司申請(qǐng)了多個(gè)名稱(chēng)包含“全波段”或“全波段防曬”的專(zhuān)利；素湃公司申請(qǐng)了多個(gè)描述防曬產(chǎn)品功能特征的商標(biāo)等。這些證據(jù)的信息雖然比較碎片化，但經(jīng)過(guò)梳理和整合后，可以全面展現(xiàn)案件事實(shí)，有力證明“全波段防曬”的固有含義是指“可以抵御來(lái)自全部波段太陽(yáng)光的傷害”，而減字公司在此意義上的使用是為了描述產(chǎn)品的功能特點(diǎn)，屬于正當(dāng)使用。
難點(diǎn)三：被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝上，“全波段防曬”文字的字體比較大
一般商標(biāo)侵權(quán)案件中，會(huì)將被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的字體大小和位置作為認(rèn)定是否侵權(quán)的重要因素。本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝上，“全波段防曬”的字體比減字公司商標(biāo)的字體大，且使用在包裝的中央位置，該情況對(duì)減字公司不利。應(yīng)對(duì)策略：提出不應(yīng)只關(guān)注侵權(quán)標(biāo)識(shí)字體大小，而應(yīng)將考察重心放在使用目的和使用方式上，并結(jié)合雙方品牌知名度和被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷(xiāo)售環(huán)境綜合判斷。
被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝、吊牌和產(chǎn)品上均標(biāo)注了減字公司“蕉下”、“BENEUNDER”和“”圖形商標(biāo)，包裝上還標(biāo)注了減字公司的廠名、廠址等詳細(xì)信息。包裝上的“全波段防曬”文字上方有個(gè)“*”號(hào)，下方標(biāo)注“紫外線 紅外線 可見(jiàn)光>99%”；包裝下方對(duì)“*”號(hào)進(jìn)行了補(bǔ)充說(shuō)明：“*數(shù)據(jù)來(lái)源于第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，檢測(cè)樣本為（報(bào)告中檢測(cè)產(chǎn)品）。同款產(chǎn)品不同批次的紫外線阻隔率會(huì)有微小差異，不影響產(chǎn)品防曬效果”。由此可見(jiàn)，減字公司對(duì)“全波段防曬”的使用，意在說(shuō)明產(chǎn)品的防曬效果，而并非為了混淆產(chǎn)品來(lái)源。
除此以外，減字公司“蕉下”品牌的知名度以及產(chǎn)品的銷(xiāo)量遠(yuǎn)超素湃公司，減字公司沒(méi)有造成混淆的動(dòng)機(jī)。本案中，素湃公司指控山姆超市及減字公司天貓旗艦店銷(xiāo)售的產(chǎn)品侵權(quán)，但是山姆超市的購(gòu)物小票上已經(jīng)清楚標(biāo)注了“蕉下”字樣，而減字公司的天貓旗艦店更是從店鋪名稱(chēng)到店鋪內(nèi)的幾乎每幅圖都帶有減字公司的商標(biāo)，所以消費(fèi)者在此種環(huán)境下購(gòu)物，根本不可能造成混淆。
案件結(jié)果
一審法院認(rèn)為減字公司的使用方式意在表達(dá)產(chǎn)品的防曬效果，系客觀描述其商品特征，且減字公司突出使用了自己的商標(biāo)。因此，被訴行為不構(gòu)成對(duì)“全波段”商標(biāo)權(quán)的侵害，判決駁回素湃公司的訴訟請(qǐng)求。
一審判決后，素湃公司不服，提起上訴。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院二審認(rèn)為，在涉案“全波段”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日之前，“全波段防曬”已被廣泛用于描述防曬產(chǎn)品的功能，素湃公司亦將“全波段防曬”作為描述防曬衣功能的詞匯使用。并且減字公司的使用方式足以使相關(guān)公眾將其使用的“全波段防曬”理解為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的防曬功能，而非據(jù)此識(shí)別商品之來(lái)源，且該使用方式未超出描述、說(shuō)明商品功能的必要限度，也并不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，亦非為了攀附素湃公司“全波段”商標(biāo)的商譽(yù)，屬于對(duì)商品功能的描述性正當(dāng)使用。據(jù)此，判決駁回上訴，維持原判。
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