商標(biāo)在先使用抗辯的構(gòu)成要件分析

　　原標(biāo)題：商標(biāo)在先使用抗辯的構(gòu)成要件分析——評(píng)阿一波食品有限公司訴福州海林食品有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案

　　【案號(hào)】

　?。?019）閩01民初2419號(hào)

　?。?021）閩民終208號(hào)

　　【裁判要旨】

　　有證據(jù)證明，被訴侵權(quán)行為人早在權(quán)利商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)及使用前就已經(jīng)在相同或類似商品上使用與權(quán)利商標(biāo)相同或近似標(biāo)識(shí)，且該使用行為具有持續(xù)性，并使得該標(biāo)識(shí)已經(jīng)具有一定影響的情況下，在先使用人可以在原先的使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該未注冊(cè)商標(biāo)，而不應(yīng)被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　【案情簡(jiǎn)介】

　　原告阿一波食品有限公司（下稱阿一波公司）系第8542616號(hào)“深?！蔽淖稚虡?biāo)的所有權(quán)人，核定使用商品包括第29類的紫菜等。商標(biāo)的注冊(cè)日期為2012年9月14日。被告福州海林食品有限公司（下稱海林公司）在其生產(chǎn)的四款紫菜產(chǎn)品的外包裝上標(biāo)注有“深海紫菜”字樣，并使用了被告自有商標(biāo)“海之林”“金海林”。阿一波公司起訴認(rèn)為海林公司在相同產(chǎn)品的外包裝上突出使用與其商標(biāo)完全相同的“深?！睒?biāo)識(shí)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。海林公司辯稱阿一波公司系惡意搶注商標(biāo)，其使用“深海”二字系對(duì)商品特點(diǎn)的描述性正當(dāng)使用，且其在2002年前就已經(jīng)在使用“深?！弊謽?，屬于在先使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　福州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，阿一波公司商標(biāo)目前尚在有效期內(nèi)，應(yīng)受法律保護(hù)。海林公司在所銷售的其中兩款紫菜產(chǎn)品外包裝上突出使用“深?！弊謽?，容易導(dǎo)致混淆，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。據(jù)此一審法院判令海林公司停止侵權(quán)、賠償損失。海林公司不服一審判決提起上訴。

　　福建省高級(jí)人民法院認(rèn)為，海林公司在本案中提供的證據(jù)足以證明其早在2002年即開(kāi)始生產(chǎn)銷售帶有“深?！弊謽拥淖喜水a(chǎn)品，該持續(xù)性的使用行為已經(jīng)使“深?！蔽淖殖蔀橛幸欢ㄓ绊懙臉?biāo)識(shí)，且海林公司沒(méi)有超出原有使用范圍。故海林公司關(guān)于在先使用的抗辯成立，據(jù)此，撤銷原審判決，改判駁回阿一波公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　【法官評(píng)析】

　　商標(biāo)權(quán)人注冊(cè)商標(biāo)的目的就是防止他人傍名牌、搭便車，以法律手段保護(hù)其正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)信譽(yù)。一般情況下，商標(biāo)權(quán)人合法注冊(cè)商標(biāo)后，其他人在相同或類似商品上就不得再使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，否則即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但如果在一個(gè)商標(biāo)獲得注冊(cè)之前，他人就已經(jīng)善意地在相同或類似商品上使用了與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，自然不屬于對(duì)在后注冊(cè)商標(biāo)中商譽(yù)的不當(dāng)利用，與傍名牌無(wú)關(guān)。雖然在該注冊(cè)商標(biāo)投入使用，實(shí)際發(fā)揮了區(qū)別商品來(lái)源的識(shí)別功能之后，他人在原有范圍內(nèi)的繼續(xù)使用確有可能導(dǎo)致消費(fèi)者發(fā)生混淆，但對(duì)這種使用，商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)予以容忍，否則，就會(huì)剝奪在先使用人通過(guò)誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)所積累的商譽(yù)，對(duì)于在先使用人是不公平的，也有違商標(biāo)法的立法目的。我國(guó)商標(biāo)法在2013年修訂時(shí)引入在先使用抗辯制度，該法第五十九條第三款規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)?！睆脑摋l款的字面意思理解，在先使用抗辯需滿足以下要件：第一，該在先商標(biāo)使用人先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)；第二，通過(guò)在先使用人的使用，使得該未注冊(cè)商標(biāo)具有一定的知名度，相關(guān)公眾在商標(biāo)標(biāo)識(shí)與所使用的商品或服務(wù)之間產(chǎn)生了對(duì)應(yīng)聯(lián)系；第三，該在先使用人在原使用范圍內(nèi)使用該商標(biāo)。

　　關(guān)于在先使用的性質(zhì)應(yīng)如何界定，最高人民法院在相關(guān)案件中認(rèn)為，商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的內(nèi)容是針對(duì)具體情況作出的在先使用人不侵權(quán)抗辯事由。關(guān)于在先使用的構(gòu)成要件，由于商標(biāo)法的規(guī)定較為原則，在具體適用中有一定爭(zhēng)議，爭(zhēng)議主要是圍繞“有一定影響”和“原使用范圍”兩個(gè)要件應(yīng)當(dāng)如何掌握的問(wèn)題。

　　對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的目的就在于保護(hù)在先使用人對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)享有的商譽(yù)，所以要求該商標(biāo)具有一定的影響，具有一定的知名度?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十三條第二款規(guī)定：“在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定為有一定影響?！睆姆审w系的完整性和一致性解釋出發(fā)，前述司法解釋的規(guī)定在在先使用抗辯的認(rèn)定中可以參照適用。故在具體案件中，在先使用人能夠證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，屬于商標(biāo)法第五十九條第三款中在先使用有一定影響的商標(biāo)。另外，根據(jù)司法實(shí)踐，“有一定影響”是在一定或者特定的地區(qū)具有知名度和影響力，而不是全國(guó)性的普遍知名，對(duì)“一定影響”標(biāo)準(zhǔn)不能提出過(guò)高要求。正是因?yàn)榈赜蛳拗撇艜?huì)出現(xiàn)善意不知他人未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的情況，但是這種地域限制不應(yīng)過(guò)度放大，限制在與在后主體經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)交叉的當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)市場(chǎng)即可。

　　對(duì)于“原使用范圍”的含義，商標(biāo)法及司法解釋亦無(wú)明確規(guī)定，故需結(jié)合商標(biāo)法的基本原理及該條款的立法目的來(lái)理解。商標(biāo)作為一種商業(yè)符號(hào)，其價(jià)值來(lái)源于在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的實(shí)際使用。通過(guò)在先使用人的經(jīng)營(yíng)，使得該商標(biāo)承載了一定的商譽(yù)，在商標(biāo)標(biāo)識(shí)與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，這種通過(guò)使用產(chǎn)生的商譽(yù)以及標(biāo)識(shí)與商品之間的聯(lián)系，是法律需要予以保護(hù)的。這里涉及兩個(gè)條件的認(rèn)定：“原有”指的是哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)？“范圍”從哪些角度來(lái)界定？一般認(rèn)定知曉在后注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)或使用的事實(shí)之前的使用范圍屬于“原有”范圍，時(shí)間點(diǎn)就是在后注冊(cè)商標(biāo)的初步審查公告日。地域上的范圍應(yīng)當(dāng)指在先使用商標(biāo)的“影響”或商譽(yù)所涵蓋的地域范圍，在先使用人不應(yīng)在該地域范圍之外擴(kuò)張使用商標(biāo)。在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理的啟航考試學(xué)校訴啟航公司商標(biāo)侵權(quán)案件中，兩個(gè)解釋方法的適用值得借鑒：一是目的解釋方法的適用。該案中，法院認(rèn)定在先使用人的后續(xù)使用行為，主體上僅限于“在先使用人”本人及在先已獲授權(quán)許可的“被許可使用人”；“商標(biāo)”及“商品或服務(wù)”應(yīng)與在先使用的商標(biāo)及商品或服務(wù)“相同”或“基本相同”；但使用行為的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制。關(guān)于使用規(guī)模的認(rèn)定，裁判者是結(jié)合該條款的立法目的、商標(biāo)本身的特征以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)等因素綜合作出的分析意見(jiàn)（目的解釋）。二是注重法律解釋體系性。法院將爭(zhēng)議焦點(diǎn)歸納為我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條第三款的適用問(wèn)題，但并沒(méi)有僅僅局限在該法條本身，而是兼顧了我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，在證成的過(guò)程中呈現(xiàn)出體系性，避免了斷章取義和形式主義。

　　具體到本案，有證據(jù)顯示海林公司自2002年開(kāi)始就在其生產(chǎn)的紫菜產(chǎn)品的交易單據(jù)上、商品外包裝圖片上使用“深海紫菜”字樣。該持續(xù)性的使用行為已經(jīng)使“深海”文字成為有一定影響的標(biāo)識(shí)，且在阿一波公司的涉案商標(biāo)獲得注冊(cè)后，海林公司對(duì)“深?！睒?biāo)識(shí)的使用并沒(méi)有超出原有使用范圍。另外，海林公司在紫菜產(chǎn)品的外包裝上還使用了其自有商標(biāo)，可以視為附加了區(qū)別性標(biāo)識(shí)，故海林公司關(guān)于在先使用的抗辯成立。