動態(tài)與觀點(diǎn)
小說作品名稱獲得商品化權(quán)益應(yīng)具備哪些條件？近日，圍繞“巫頌”商標(biāo)引發(fā)的4件商標(biāo)權(quán)無效宣告糾紛案，北京市高級人民法院在所作的判決中給出了答案。
北京市高級人民法院在判決中指出，將作品名稱作為在先權(quán)益保護(hù)，至少需要滿足商標(biāo)申請日前該作品處于著作權(quán)保護(hù)期，申請日前具有較高的知名度，相關(guān)公眾易于將使用該作品名稱的商品或者服務(wù)與該作品的著作權(quán)人聯(lián)系在一起或誤認(rèn)為該商標(biāo)的申請注冊已經(jīng)得到作品的著作權(quán)人許可或者該商標(biāo)與著作權(quán)人之間存在特定聯(lián)系，商標(biāo)申請人主觀上存在惡意4個條件。
據(jù)了解，四川大神時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱大神時代公司）于2017年10月先后提交了第26844759號、第26855141號、第26855156號、第26864967號“巫頌”商標(biāo)（以下統(tǒng)稱涉案商標(biāo)）的注冊申請，2018年9月分別被核定使用在書籍等第16類商品上、可下載的影像文件等第9類商品上、計(jì)算機(jī)輔助信息和圖像傳送等第38類服務(wù)上、廣播和電視節(jié)目制作服務(wù)等第41類服務(wù)上。
2019年2月15日，中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司（下稱中文在線公司）針對涉案商標(biāo)提出無效宣告請求，提交了《巫頌》作品獨(dú)家授權(quán)協(xié)議、作品及作者的知名度等證據(jù)，主張“巫頌”是其簽約作者創(chuàng)作的小說作品名稱，具有較高知名度，涉案商標(biāo)的核準(zhǔn)注冊侵犯了其在先權(quán)利及商品化權(quán)益，并構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
大神時代公司答辯稱，涉案商標(biāo)由其簽約作者關(guān)某某獨(dú)創(chuàng)，且中文在線公司與其經(jīng)營范圍不同，不存在競爭關(guān)系，并提交了該公司與關(guān)某某簽訂的代理合同、創(chuàng)作合同以及《薩巫頌》作者的介紹等證據(jù)。
經(jīng)審理，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出對涉案商標(biāo)予以維持的裁定。中文在線公司不服，繼而向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理指出，將小說作品名稱作為在先權(quán)利保護(hù)的前提是該小說作品名稱具有一定的知名度和影響力，成為小說作品的特征性指代標(biāo)記，并不再單純局限于小說作品的一個組成部分。而小說作品名稱與小說作品之間指向關(guān)系的強(qiáng)弱，與小說作品本身知名度及影響力大小密切相關(guān)。該案中，中文在線公司主張權(quán)利的網(wǎng)絡(luò)小說名稱為“巫頌”，但其提交的證據(jù)不足以證明在涉案商標(biāo)申請日前，以“巫頌”為名的網(wǎng)絡(luò)小說作品和小說作品名稱“巫頌”具有一定的知名度和影響力，而且該知名度已經(jīng)超出小說作品本身覆蓋到特定商品或服務(wù)上。據(jù)此，法院一審判決駁回了中文在線公司的訴求。
中文在線公司不服，上訴至北京市高級人民法院，并主張大神時代公司具有強(qiáng)烈的主觀惡意，補(bǔ)充提交了《巫頌》系列宣傳報道等證據(jù)。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，作品名稱由于構(gòu)成簡單，通常不具備著作權(quán)法意義上作品所需要的獨(dú)創(chuàng)性。作品名稱可以作為商標(biāo)法意義上在先權(quán)益予以保護(hù)，并非基于該作品著作權(quán)人的在先著作權(quán)，而系出于打擊惡意搶注、維護(hù)商標(biāo)注冊管理秩序的商標(biāo)法立法目的的實(shí)現(xiàn)。該案中，中文在線公司提交的證據(jù)可以證明《巫頌》處于著作權(quán)保護(hù)期，經(jīng)持續(xù)宣傳已具有一定的影響，且涉案商標(biāo)與《巫頌》的作品名稱完全相同，作為商標(biāo)使用在核定商品或服務(wù)上，容易誤導(dǎo)相關(guān)公眾。同時，結(jié)合大神時代公司意圖將涉案商標(biāo)以高價轉(zhuǎn)讓給中文在線公司的微信截圖等證據(jù)，可以認(rèn)定大神時代公司申請注冊涉案商標(biāo)具有主觀惡意。綜上，法院支持了中文在線公司的主張，撤銷一審判決。（王晶）
行家點(diǎn)評
陳少蘭 上海百一慧智律師事務(wù)所 高級合伙人、律師：該案二審法院在審理中結(jié)合涉案商標(biāo)申請人意圖將商標(biāo)高價出售的行為，認(rèn)定涉案商標(biāo)申請人申請涉案商標(biāo)具有惡意，并綜合考量4個條件最終認(rèn)定涉案商標(biāo)的申請注冊侵犯了中文在線公司的作品名稱在先權(quán)利。由此可見，類似案件中涉案商標(biāo)申請人注冊意圖也是舉證的重中之重，需要引起重視。
盡管無效宣告請求可在涉案商標(biāo)注冊后5年內(nèi)提出，但對于該類案件最關(guān)鍵的證據(jù)即知名度證據(jù)而言，其形成時間需在涉案商標(biāo)申請日前。因此，實(shí)際上不存在等待作品在傳播過程中更有知名度后再提無效宣告的必要性。在發(fā)現(xiàn)他人有惡意以作品名稱注冊商標(biāo)的行為時，可及時提起無效宣告，并全力準(zhǔn)備在涉案商標(biāo)申請日前可證明知名度的證據(jù)，如作品印刷數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊閱讀量、獲獎紀(jì)錄新報報道等。
作品名稱構(gòu)成簡單，通常不具備著作權(quán)法意義上作品所需的獨(dú)創(chuàng)性。相關(guān)立法對于作品名稱的保護(hù)，其本意不在于保護(hù)其著作權(quán)，而在于打擊他人攀附知名作品商譽(yù)的不正當(dāng)惡意注冊行為。因此，在先權(quán)利人除提交涉案商標(biāo)申請人意圖向其出售商標(biāo)的證據(jù)以證明申請人惡意外，在先權(quán)利人還可就作品名稱的臆造性與顯著性進(jìn)行論述，證明涉案商標(biāo)申請人對于作品名稱有接觸或應(yīng)知明知的可能性，以證明涉案商標(biāo)申請人具有申請注冊與作品名稱相同或近似商標(biāo)的不正當(dāng)意圖。此外，在先權(quán)利人也可從涉案商標(biāo)申請人是否有囤積商標(biāo)、惡意搶注他人商標(biāo)的角度進(jìn)行舉證。
